사내벤처팀이 분사할 때 가장 늦게 확인하는 것이 기술 소유권이다. 우리가 만들었으니 우리 것이라고 생각한다. 법은 다르게 본다.
직무발명은 회사에 귀속된다
발명진흥법은 직무발명을 정의하고 있다. 종업원이나 임원이 직무에 관하여 한 발명으로, 성질상 사용자의 업무 범위에 속하는 것이다.
사내벤처팀이 재직 중에 만든 기술은 대개 여기 들어간다. 회사 시간에, 회사 자원으로, 회사 사업과 관련된 것을 만들었기 때문이다.
예약승계 규정이 있느냐가 갈림길
회사가 그 권리를 가져가는 방식은 계약이나 근무규정으로 미리 정해둔다. 이를 예약승계라 한다.
예약승계 규정이 있는 경우 — 회사는 발명 완성을 통지받는다. 그 뒤 4개월 안에 승계 여부를 정해야 한다. 이 기간에 통지하지 않으면 권리는 발명이 완성된 시점에 회사에 승계된 것으로 본다.
예약승계 규정이 없는 경우 — 회사는 통상실시권만 갖는다. 권리 자체를 가져가려면 개별 계약이 필요하다.
대부분의 회사는 취업규칙이나 별도 규정에 예약승계를 넣어두고 있다. 확인해보면 이미 있는 경우가 많다.
정당한 보상을 받을 권리
권리를 회사에 넘긴 종업원은 정당한 보상을 받을 권리를 갖는다. 발명진흥법에 명시된 조항이다.
이 보상이 사내벤처 맥락에서는 협상 지점이 된다. 분사법인이 그 기술을 쓰게 해주는 것 자체를 보상의 일부로 볼 수 있는지 같은 문제다.
정해진 답이 있는 영역은 아니다. 다만 권리가 어느 쪽에 있는지 알고 협상하는 것과 모르고 하는 것은 다르다.
분사할 때 정할 세 가지
이전 방식 — 특허를 통째로 양도할지, 전용실시권을 줄지, 통상실시권만 줄지. 모기업이 같은 기술을 계속 쓸 계획이면 양도는 어렵다.
대가 — 무상인지 유상인지. 유상이면 정액인지 매출 연동인지.
범위와 기간 — 어느 분야에서, 어느 지역에서, 언제까지 쓸 수 있는지.
분사 전에 목록부터 만든다
가장 먼저 할 일은 목록화다. 팀이 만든 것 중 무엇이 등록된 특허인지 적는다. 출원 중인 것과 문서로만 남아 있는 것도 나눠 적는다.
노하우나 소스코드처럼 등록되지 않은 것도 함께 적는다. 이쪽이 오히려 다툼이 잦다.
목록이 있어야 협상이 시작된다. 목록 없이 “기술은 넘겨주기로 했다”는 합의는 나중에 반드시 해석이 갈린다.
모기업이 계속 쓸 기술인지 본다
기술 이전 방식을 정할 때 첫 질문은 이것이다. 모기업이 그 기술을 앞으로도 쓸 계획이 있는가.
쓸 계획이 있으면 통째로 넘기기 어렵다. 이 경우 분사법인에 전용실시권이나 통상실시권을 주는 쪽으로 간다.
쓸 계획이 없으면 양도가 깔끔하다. 분사법인이 나중에 투자를 받을 때도 권리가 자기 앞으로 있는 편이 유리하다.
투자자가 반드시 보는 항목
분사법인이 외부 투자를 받으려 하면 투자자는 IP 소유 관계를 확인한다. 핵심 기술이 모기업 것으로 남아 있으면 그 자체가 위험 요인이 된다.
분사 시점에 정리해두지 않으면 첫 투자 라운드에서 다시 협상해야 한다. 그때는 모기업이 협상에서 더 유리한 자리에 선다.
노하우는 목록에 꼭 넣는다
특허는 등록번호가 있어 다툼이 적다. 문제는 등록되지 않은 것들이다.
소스코드, 데이터, 실험 결과, 고객 리스트, 공정 노하우가 여기 들어간다. 이런 것들이 오히려 사업의 핵심인 경우가 많다.
무엇을 가져가고 무엇을 두고 가는지 목록으로 합의해두면 나중에 다투지 않는다.
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